创品聚焦丨关于“定牌加工”侵犯商标专用权的那些事

2019年10月公开的一份最高人民法院民事判决书——（2019）最高法民再138号，即再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷一案（以下简称“本田案”），在知识产权业内引发了一波讨论和关注。

在本田案中，接受境外商标的权利人委托，在国内加工生产并出口带有另一主体在国内注册的商标的商品的行为，被最高院认定构成商标使用行为，侵犯了国内商标注册人的商标专用权。至此，“定牌加工”这一在学界、实务界曾经争论不休的热点问题又重回了人们的视野。

l 何为定牌加工

与一般语义的“定牌加工”不同，在商标法领域经常引发争议的“定牌加工”问题，一般会有以下特征：

（1）在不同法域（国家、地区），对同一商标标识有不同的商标注册人。这是“定牌加工”问题易引发争议的前提条件，若同一标识在所有的法域都由同一个权利人注册，就不会发生后续的争议。

（2）境外商标的权利人向国内的企业下订单，要求国内企业生产带有其商标的商品，而该商标在国内的注册人则是另一个权利人。

（3）国内企业在按订单生产带有商标的商品后，将商品全部用于出口，不在境内销售。

l 曾经的指导性判例

关于前述“定牌加工”情形，在多年前就曾经引发是否侵犯了国内商标注册人的商标专用权的争议——这在中国海关查获出口涉嫌侵权货物案件中尤为多发。理论界有不同声音，各地法院也陆续有截然不同的判决意见。

直至2015年底，随着最高人民法院（2014）民提字第38号案——再审申请人浦江亚环锁业有限公司与被申请人莱斯放到产品国际有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“PRETUL案”）的判决书中，以涉案的挂锁不在中国市场上销售为由，明确认定了“在全部用于出口的委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，该标志不具有商标的属性，该贴附行为不构成商标意义上的使用行为”，这一问题似乎有了一个“定调”。自此后，大部分的司法、行政机关都倾向于认为定牌加工不应认定为商标侵权行为。

l “本田案”的新观点

此次本田案的再审判决同样由最高院作出，但有趣的是，其说理部分与“PRETUL案”的论述可谓大相径庭。“本田案”的一些核心观点可归纳如下：

（1）商标法规定的“容易导致混淆”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品；

（2）不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则；

（3）商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在国外获得注册，在中国也不享有注册商标专用权……不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

l 创品点评

定牌加工这一问题的产生，有其客观背景，这与我国国情有关。中国是公认的“世界工厂”，许多加工生产型企业以承揽国外订单为主要业务，需要接受委托人的相关要求，赚取的加工费也并不丰厚。

对于本文讨论的“定牌加工”，到底是否侵犯了国内商标注册人的商标专用权，法律并没有明文规定。但客观来说，没有明文规定也不一定是坏事，这也给了相关部门可以因应当下的环境、形势，给作出总体上而言，对国民经济、竞争秩序更加有利的判断，留下了裁量空间。

“本田案”可能昭示着，随着国民经济转型升级阶段的发展，国家将引导更多企业注重在国内的知识产权，在各个方面都要加强对知识产权权利人的保护。“本田案”肯定将成为接下来关于定牌加工问题的新的指导性案例。

那么，是否今后所有定牌加工情形都会被认为是侵权呢？当然不能这么说，毕竟每个案件都有可能影响其定性的一些关键的、个性化的细节。但毫无疑问的是，国内的生产企业今后在承揽国外订单时，需要更加审慎、注意。另外，一些恶意在境外抢注国内商标的行为人，也将越来越难将其在国内的委托加工行为合法化。

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