​​试评《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题》

​​试评《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）(征求意见稿）》——以《专利审查指南（2010）》为视角

文 | 黄辉 上海泽玛克敏达机械设备有限公司

最高人民法院于2020年4月28日将《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）（以下简称“司法解释征求意见稿”）通过最高人民法院官网、官微和人民法院报对社会公布，公开征求修改建议。将“司法解释征求意见稿”与国家知识产权局现行《专利审查指南（2010）》（以下简称《审查指南》）进行对比便可发现，两者差异巨大。限于篇幅，本文着重讨论“司法解释征求意见稿”第三条至第十条与《专利审查指南（2010）》的相关规定差异。

1 “司法解释征求意见稿”第三条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比评论

“司法解释征求意见稿”第三条是关于权利要求清楚的规定。该条第一款规定“一般应当以本领域技术人员所理解，且符合发明目的的通常含义界定权利要求的用语”，这与《专利审查指南（2010）》规定的“权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义”区别在于，“司法解释征求意见稿”对“通常含义”的限定还包括了“符合发明目的”。

换言之，“司法解释征求意见稿”对权利要求的清楚的要求，是本领域技术人员阅读说明书后，能清楚地界定权利要求的保护范围；而《审查指南》对权利要求的清楚的要求，是本领域技术人员能清楚地界定权利要求的保护范围，只有在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，才阅读说明书。乍一看，两者的规定差别不大，但细想便发现两者的立法思维还是有所区别的。

“司法解释征求意见稿”的立法者或许是因为受《专利法》第五十九条规定的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”后半句影响，所以没有非常严格区分权利要求书与说明书的功能，弱化了权利要求书的地位，强调了说明书在确定专利保护范围的作用，实质是赋予了法官重新确定专利保护范围的权力。

《审查指南》或许是因为考虑行政效率的缘故更为强调《专利法》第五十九条前半句，严格区分权利要求书与说明书的功能。但值得注意的是，在审查实践中，审查部门和复审部门都强调阅读说明书后确定权利要求的保护范围。原专利复审委指出：对权利要求的理解与认定应站位本领域技术人员的视角，基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，确定权利要求的保护范围[1]。

“司法解释征求意见稿”第三条第二款定义了“通常含义”，而《审查指南》对“相关技术领域通常具有的含义”没有定义。“司法解释征求意见稿”第三条第二款对“通常含义”的定义，是“可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定”。“司法解释征求意见稿”的这个定义值得商榷。教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容，被《审查指南》在第四部分第八章4.3.3中定义为了公知常识，国家或者行业技术标准则没有被《审查指南》明确列入公知常识，属于公知常识之外的现有技术。

按照《审查指南》中的规定，本领技术人员的认知能力，对公知常识是知晓，对公知常识之外的现有技术是能够获知。“司法解释征求意见稿”第三条第二款对“通常含义”的定义，将公知常识和公知常识之外的现有技术中的国家或者行业技术标准列在了一起。“司法解释征求意见稿”的立法者这样做，是想重新定义公知常识呢，还是想重新定义本领域技术人员的认知能力？

笔者认为，无论是重新定义公知常识，还是重新定义本领域技术人员的认知能力，都不能随心所欲，一定要给出令人信服的说法。因为公知常识以及本领技术人员属于专利法领域重要的基本概念，重新定义专利法领域重要的基本概念，恐怕不能以权力为之吧！顺带说一句，技术词典、技术手册属于工具书，所以《审查指南》采用“教科书或者技术词典、技术手册等工具书”这样的措辞是严谨的，反观“司法解释征求意见稿”，则将技术词典、技术手册、工具书并列，显得很不严谨。

2 “司法解释征求意见稿”第四条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比评论

“司法解释征求意见稿”第四条是关于明显错误的的规定，该条与《审查指南》的相关规定，除了《审查指南》允许申请人对明显错误进行修改而“司法解释征求意见稿”并未允许修改之外，并无实质差异。但“司法解释征求意见稿”将“文字、数字”并列，将“标点、符号”并列，显得不严谨。因为数字也是文字，标点属于符号。

3 对“司法解释征求意见稿”第五条的评论

“司法解释征求意见稿”第五条规定的是违反诚实信用原则提交含虚假内容的说明书的处理，在《审查指南》中并无相应内容。笔着还是赞赏“司法解释征求意见稿”的立法者通过司法解释，将民法的诚实信用原则引入到专利申请中的。以前由于种种原因，《专利法》及其下位法都回避了诚实信用原则的相关问题，笔者认为这也是中国专利数量虚增的原因之一。

在《专利法》、《专利法实施细则》、《审查指南》没有相应规定的情况下，司法解释根据《民法总则》规定的原则作出规定，虽有越权的嫌疑，但也算是堵漏了。但值得注意的是，虽然《专利法》、《专利法实施细则》、《审查指南》没有相应规定，但不意味着过往国家知识产权局专利审查部门及专利复审部门不处理此类问题。比如六七年前引起公众一时关注的“丙尔金”事件中，当时的专利复审委员会对ZL 201110165655.0作出的无效决定中特意指出：专利法的立法目的在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。这就要求申请人在申请专利的过程中，应当如实撰写其申请文件，客观反映其技术贡献。在满足授权的基本条件下，申请人可以少提供甚至不提供实验数据，但如果提供，则应当客观、真实。倘若专利申请文件中提供了不实的技术信息，并籍此被授予专利权，则其既无益于促进科学技术进步和经济社会发展，也会使申请人从中不当获利，损害社会公众的利益。

本案中，证据1作为专利权人的在先专利申请，已经先行向专利局递交并且公开，而专利权人在提交本专利申请时，又将证据1中的图谱再次应用于本专利的说明书中，并将其作为证实本专利制备方法充分公开的关键证据，主观上存在明显的提供虚假技术信息的故意，客观上造成了社会公众利益的损失。这一明显有违诚实信用原则的行为已经违背了专利法的立法本意，继续维持其专利权有效有悖于专利法的根本要求。[2]

4 “司法解释征求意见稿”第六条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比评论

“司法解释征求意见稿”第六条第一款是关于充分公开的规定。该款通过列举公开不充分的两种情形来规定何谓充分公开。相比之下，《审查指南》的规定则更为完备，不但规定了公开不充分的五种情形，还正面规定了何谓充分公开，规定了充分公开的三个要件:能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

换言之，“司法解释征求意见稿”关于充分公开的规定，残缺不全，尤其是未规定“并且产生预期的技术效果”这一要件。此外该款规定的“人民法院应当认定说明书及其权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定”也存在明显错误，因为专利法第二十六条第三款的规定的是“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，并不涉及权利要求，故而不存在认定权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定的说法。

“司法解释征求意见稿”第六条第二款是关于权利要求书应当得到说明书的支持规定。“司法解释征求意见稿”第八条也是关于权利要求书应当得到说明书的支持规定。“司法解释征求意见稿”将同一方面的规定夹杂在不同条款中规定，显得体系上比较凌乱。

此外“司法解释征求意见稿”第六条引入了新的术语“特定技术内容”，但对该术语没有解释。

5 “司法解释征求意见稿”第七条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比

“司法解释征求意见稿”第七条是关于权利要求清楚的规定。“司法解释征求意见稿”将权利要求清楚的规定分散在第三条、第七条，显得体系凌乱。从表格中的对比可以看出，与《审查指南》的相关规定相比，“司法解释征求意见稿”第七条仅列举了权利要求书不清楚的三种情形，没有《审查指南》的规定完备。

6 “司法解释征求意见稿”第八条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比

“司法解释征求意见稿”第八条是关于权利要求书应当得到说明书的支持的规定。与《审查指南》相比，“司法解释征求意见稿”第八条第一款并没有规定，每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，也没有规定每一项权利要求所要求保护的技术方案不得超出说明书公开的范围。虽然“司法解释征求意见稿”第六条第二款规定了“当事人仅依据说明书中未能充分公开的特定技术内容，主张权利要求符合专利法第二十六条第四款……，人民法院不予支持”，也弥补不了“司法解释征求意见稿”第八条第一款关于权利要求书应当得到说明书的支持的规定与《审查指南》相比残缺不全的缺陷。

“司法解释征求意见稿”第八条第二款给出了不能合理概括的情形。《审查指南》的相关规定措辞是“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持”。“司法解释征求意见稿”第八条第二款与《审查指南》相比，实质上少了“并达到相同的技术效果”这个要件。少了这个要件，就是建立了不同的标准。

如果司法解释的立法者是想建立和《审查指南》同样的判断标准，则照抄《审查指南》即可。如果司法解释的立法者是想另起炉灶，那么笔者建议司法权应当慎重，毕竟司法权不是行政权的替代，越俎代庖可不好。

7 “司法解释征求意见稿”第九条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比

“司法解释征求意见稿”第九条是关于权利要求书应当以说明书为依据的规定，但实质上是关于说明书的撰写的规定。在审查指南的规定中，相关规定是专利法第二十六条第三款或《专利法实施细则》第17条第３款及第３条第１款的细化。

8 “司法解释征求意见稿”第十条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比

“司法解释征求意见稿”第十条是关于功能性限定的技术特征的规定。该条第一款列出了包含功能性限定的技术特征的权利要求得不到说明书支持的一种情形，而《审查指南》详细列举了多种情形，比“司法解释征求意见稿”更加完备。

该条第二款是关于充分公开的规定，但该款规定明显可以整合到充分公开的条款中，单独列一款显得体系凌乱。该款规定“说明书中虽记载了与功能或者效果限定的技术特征对应的具体实施方式，但是未能充分公开，导致本领域技术人员不能够实现该具体实施方式的，应当认定说明书以及具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定”。

实际上，不管是不是功能或者效果限定的技术特征，对应的具体实施方式未能充分公开导致本领域技术人员不能够实现该具体实施方式的，都应当认定为说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。单独把功能或者效果限定的技术特征拎出来作如此规定，根本没有必要。此外该款规定的“应当认定说明书以及具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定”也存在明显错误，因为专利法第二十六条第三款的规定的是“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，并不涉及权利要求，故而不存在认定权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定的说法。

“司法解释征求意见稿”第十条第三款、第四款涉及功能性限定的技术特征的定义。现行《审查指南》对功能性限定的技术特征没有直接下定义，而且只提到了产品权利要求的功能性限定的技术特征。“司法解释征求意见稿”第十条第三款、第四款定义的功能性限定的技术特征比较完整、合理，如并未将功能性限定的技术特性限定在产品权利要求，而且又将本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现功能或者效果的具体实施方式的情形排除在外，还将除功能或者效果技术特征之外，权利要求中进一步限定了足以实现该功能或者效果的结构、相互关系等具体实施方式的情形排除在外。

9 总结

“司法解释征求意见稿”第三条至第十条的规定，存在众多与《审查指南》不一致的地方，相关规定也没有《审查指南》的规定那么系统、完备、严谨。“司法解释征求意见稿”如果就此颁布施行，势必加剧审判机关和专利行政部门在专利法解释上的分歧，最终拖累的是专利、专利申请的相关人员，浪费社会资源。笔者在《从释法权角度看<关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定>》一文中已经指出，最高人民法院无权解释《专利法》中的行政法律条款，《专利法》中的行政法律条款目前应由国家市场监督管理总局进行解释[3]。笔者呼吁国家市场监督管理总局和最高人民法院在专利法的解释权问题和专利法行政法律条款、民事法律条款的解释上加强协调，两家和谐统一解释专利法，才是国家进步的福音。

脚注：

[1] 国家知识产权局专利复审委员会.以案说法——专利复审、无效典型案例指引[M].北京：知识产权出版社，2018.252-253

[2] 国家知识产权局专利复审委员会.无效宣告请求审查决定书（第24286号）[DB/OL].http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=24286&lx=wx,最后访问日期:2020年5月11日.

[3] 黄辉.从释法权角度看《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定》[J/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/W4IMeUjSqjqX5X8mz1GeGw?from=singlemessage&scene=1&subscene=10000&clicktime=1589127913&enterid=1589127913,最后访问日期:2020年5月11日.

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