科技成果转化方式浅析丨 大成·策析

引言

科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果，科技成果转化是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动[1]。国家鼓励科技成果转化，现行规制科技成果转化的法律法规主要包括《促进科技成果转化法（2015.10.1）》《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定（2016.2.26 ）》及《事业单位国有资产管理暂行办法（2019.3.29）》等。

在医疗领域，医药企业和高校、医疗机构等行业主体，均大量从事科技成果转化及相关交易活动，最常见的是通过专利的转让或许可使用两种方式，促进科技成果的研发、推广直至商业化。本文将梳理科技成果转化的主要方式，并针对性地归纳上述两种转化方式的合同制定重点，以期对相关市场主体明确权利义务及合作方式有所裨益。

科技成果转化的主要方式

《促进科技成果转化法》第16条规定：科技成果持有者可以采用下列六种方式进行科技成果转化：

（1）自行投资实施转化；

（2）向他人转让该科技成果；

（3）许可他人使用该科技成果；

（4）以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；

（5）以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；

（6）其他协商确定的方式。

（一）自行投资实施转化

自行投资实施转化是指由科技成果的所有人自行出资、利用资源对成果进行研发的科技成果转化行为。相比于其他转化方式，自行投资实施转化不存在成果所有权的变动，转化过程无需进行资产评估，风险和收益均由成果所有人承担。

一般来说，自行投资实施转化多发生在校办企业等同时具有研发能力和商品化、产业化能力的机构或组织，比较知名的校办企业有清华同方、北大方正、复旦光华等。

（二）向他人转让该科技成果

向他人转让科技成果的一般方式为签署转让协议。满足签署协议、交付成果、支付对价等合同约定的条件后，科技成果的所有权转让给受让方。需特别注意的是，除上述自行投资实施转化之外，其余转化方式还需履行其他内部制度相关流程、外部审批及公示等流程。以医疗机构对外转让专利为例，可能涉及院内专家评审、领导审批，向国家知识产权局办理专利转让登记，由国家知识产权局予以公告等。

（三）许可他人使用该科技成果

许可他人使用该科技成果是指科技成果所有人通过签署许可协议等方式将科技成果许可给他人使用的转化行为。许可方式包括独占许可、排他许可、普通许可。许可不涉及所有权的转让，但许可使用过程中被许可方生产出的新知识产权的归属、侵权纠纷的维权、收益分配等问题可能会引发一定的纠纷。

（四）以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化

以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化是指合作双方分别提供各自资源、共同转化科技成果的转化行为。医疗领域，多体现为医疗机构和企业之间或高校和企业之间的合作转化。这种方式，亦可称为产学研合作模式，医疗机构（高校）及企业各自在研究端及产业端负主要责任，同时约定双方合作事项如何共担。根据项目主导者、项目目的、资源投入占比等情形，双方协商一致约定合作转化的知识产权及新产品的归属，共有或归属一方的情形均普遍存在。

（五）以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例

以该科技成果作价投资是指在第三方对科技成果评估作价后，以知识产权作为出资投入到被投资企业获得股权。评估的规范依据系《公司法》关于非货币财产出资的规定。此时，科技成果的所有权转让于被投公司，作为股东的原所有权人通过取得被投公司分红等方式获得收益。

转化形式合同制定指引

我们在下文中将重点对向他人转让科技成果及许可他人使用科技成果，这两种最为常见的转化形式之合同制定要点进行总结，对转化过程中可能存在知识产权归属、权利义务的履行等问题提出指引，以期减少产生纠纷的风险。

（一）向他人转让该科技成果

1. 资产评估协议定价

资产评估本质上是为了定价，而成果转让是否需要履行资产评估程序取决于转化科技成果的内容和形式。

《事业单位国有资产管理暂行办法》第40条规定，国家设立的研究开发机构、高校将其持有的科技成果转让、许可或者作价投资给非国有全资企业的，由单位自主决定是否进行资产评估。同时，《上海市促进医疗卫生机构科技成果转化操作细则（试行）（2022.12.17）》第9条第2款规定：医疗卫生机构按照国家有关规定，将科技成果向全资国有企业转让、许可或作价投资的，可以不进行资产评估；将科技成果向他人转让、许可或者作价投资的，由医疗卫生机构自主决定是否进行资产评估。

涉及国企的规定尚且如此，举重以明轻，对于非国企的科技成果转化而言，科技成果所有人在进行转让、许可时对于是否进行资产评估具有自主决定权，即资产评估并非科技成果转化的必要前提。

但由于主体和科技成果的属性不同，需注意相关特殊规定。如《国防科工局关于促进国防科技工业科技成果转化的若干意见》（2015.12.16）第15条规定，对于涉密科技成果的转化，应由具有相关资质的服务机构进行评估，以协议定价的方式确定价格。

2. 权利义务的设定

签订合同后至科技成果所有权实际完成转让的过程中存在过渡期，在此期间，转让方仍具有维持科技成果有效性的义务。同时，在过渡期内，由于受让人尚未实际成为科技成果的所有权人，若需在过渡期间使用该科技成果，双方还需就使用方式、责任义务承担等进行明确约定，以免产生过渡期间的相关纠纷。

此外，如何设定保密义务也是双方在制定合同时需要严格考量的因素之一。从受让方角度而言，要求转让方在转让科技成果后承担保密义务至关重要；而当发生不可抗力等情形使合同目的无法实现而合同终止时，要求受让方承担永久保密义务也是转让方需要约定的事项之一。

3. 转让权利的约定期限

以专利转让合同为例，专利权或者专利申请权的转让需经登记公告后生效。受让方一般会要求合同中写明完成国家知识产权局专利权转让登记公告的时间，由于受理及办件时间无法准确估量，转让方应当预估并约定一个相对较长的合理时间，以免违反合同义务构成违约。

4. 转让需提供的材料

以专利为例，一般包括专利证书、专利登记簿、当年度专利年费缴费凭证等；如果科技成果还处在专利申请的阶段，需要转让的材料包括向国家知识产权局专利局递交的全部专利申请文件以及相关部门发给转让方的所有文件，包括请求书、权利要求书、说明书及其摘要以及简要说明（如有）、意见陈述书、著录事项变更申报书、代理委托书等。此外，如果转让方提交了PCT国际申请，还应当交付PCT国际申请相关资料。如无锡昊华新能源有限公司、陈茂高与吴洋专利权转让合同纠纷案中，法院认定转让方未交付涉案专利完整配方资料致使合同目的无法实现，构成根本违约，判决解除涉案合同[2]。

此外，受让方还需注意转让方是否存在许可他人实施专利的情形，以免在科技成果的使用上存在瑕疵。

（二）许可他人使用科技成果

与转让情况类似，目前并无法律法规强制要求许可使用科技成果需要进行资产评估，许可方对于是否需要评估有一定的自主权，在此不再赘述。

1. 许可方式

许可方式包括独占许可、排他许可、普通许可。独占许可是指仅有被许可方有权使用该科技成果，排除了包括许可方在内的所有其他主体的使用权，以专利为例，被许可方拥有在发生侵权纠纷时单独提出请求的权利；排他许可是指仅有许可方和被许可方有权使用该科技成果，排他许可中的被许可方在许可方不提起诉讼的情况下可在专利侵权纠纷中自行起诉[3]；普通许可是指在许可方和被许可方有权使用该成果的情况下，许可方仍有权许可他人同时使用该成果。双方需在许可协议中明确许可方式，当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，将被认定为普通实施许可[4]。

2. 许可备案

许可备案并非强制执行，但经过备案的科技成果可以达到公示效果，可以对抗善意第三人。特别是对于独占许可和排他许可使用科技成果的被许可方而言，即使许可方违约再次许可第三人使用该成果，许可备案使得被许可方在追究许可方违约的同时也拥有向第三人追究侵权责任的权利。

3. 许可费用

许可使用费用支付可采用一次性支付全部费用或分阶段支付两种形式。分阶段支付一般采取在签订合同后一定期限内支付首笔固定款项+里程碑付款（通常会以达到某一个预先设立的目标为里程碑进行后续款项的支付）或首付款+里程碑付款+销售额提成的模式支付。总体来说，分阶段支付使得许可方可以分享被许可方使用科技成果转化所得收益，而被许可方也可以通过分阶段支付一定程度上地避免许可方怠于履行合同相关义务。

4. 许可使用期间产生的知识产权归属

被许可方使用科技成果期间，可能会基于该科技成果开发出新的知识产权，如果在前期的许可合同中没有相关约定，在后续的知识产权归属、知识产权侵权纠纷的维权上都将给双方带来不利影响。仍以专利为例，专利申请权人或者专利权人与被许可方就许可使用期间所新产生的技术成果归属有约定的，则从其约定。没有约定的，则可能对于许可方较为被动。我国《民法典》 第875条规定，当事人可以按照互利的原则，在合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法；没有约定或者约定不明确，依据本法第510条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。也就是说，当实施许可合同中对于被许可方利用原技术单方面进行的技术改进，在双方对于改进内容归属没有约定的情况下，则改进部分的技术成果由被许可方单独享有。因此，在技术实施许可合同中对于改进技术归属的约定尤为重要。至于技术实施期间的维权，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意[5]。在现有规定下，如若许可合同中并未明确约定许可如何分配使用期间产生的知识产权的处分权利和维权手段，除单独实施或普通许可外，其余权利行使均需得到全体共有人同意，为后续的收益分配、所有权归属、维权具体操作都增加了难度[6]。

尾言

本文主要梳理了在向他人转让科技成果、许可他人使用科技成果两种科技成果转化方式中，制定相关合同的注意要点，希望能够对避免转化科技成果过程中产生纠纷有所帮助。在国家大力推进科研创新、新药研发、国产替代并明确提出积极推动科技成果转化和推广应用的当下，如何在避免纠纷的情况下以共赢姿态转化科技成果，对推动我国生物医药产业高质量发展至关重要。

[1] 《促进科技成果转化法》第2条；

[2] 详见“（2020）最高法知民终1654号”无锡昊华新能源有限公司、陈茂高等专利权转让合同纠纷案民事二审民事判决书；

[3] 《专利行政执法办法》（2015修正）第10条；

[4] 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第25条；

[5] 《专利法（2020修订）》第14条；

[6] 《医药企业尽职调查之专利及技术许可合同审查要点》，蔡军祥、杨颖、蔡文彦、林依琦、刘嘉茗，2022年1月18日，https://law.wkinfo.com.cn/professional-articles/detail/NjAwMDAxNTM3MDc%3D?q=%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%88%90%E6%9E%9C%20%E8%AE%B8%E5%8F%AF&module=&from=editorial&searchId=076cb7adcd01479bae86b6ea43ecec5a。

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